Prohibiciones para el registro de una marca

Prohibiciones para el registro de una marca.
8 Preguntas (Parte II)

En prohibiciones para el registro de una marca parte I, vimos que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece determinadas restricciones que impiden acceder al registro.

Comentamos que las prohibiciones para el registro de una marca pueden ser absolutas y relativas.

Las primeras son aquellas que afectan al signo en sí mismo. Las relativas en cambio, no tienen relación con las características del signo escogido, sino más bien con derechos previos de terceros.

En la parte I comenzamos revisando las prohibiciones absolutas. Vimos que el signo que se elija como marca debe tener suficiente capacidad distintiva. Además, también examinamos las prohibiciones de utilización de términos genéricos o que describan los bienes o servicios que desean protegerse.

Te invito a revisar los detalles de la primera parte de este artículo, antes de seguir leyendo.

 

prohibiciones para registrar una marcaProhibiciones para registrar una Marca.
Revisión práctica en 8 preguntas (I)

En esta segunda parte, seguiremos viendo algunas de las prohibiciones para el registro de una marca de carácter absoluto, siempre de acuerdo a las orientaciones que nos proporciona la Oficina Española de Patentes y Marcas.

​5. ¿Podría mi marca ser contraria a la ley, al orden público o las buenas costumbres?

Cuando la marca es contraria a la ley, orden público o buenas costumbres, el registro podrá ser denegado.

Estos criterios responden a un carácter objetivo (porque existe una ley que no permita el registro de un signo determinado) o a criterios relacionados con directrices sociales, políticas y jurídicas imperantes en un tiempo y lugar determinado.

Ejemplo​:

Como ejemplo de prohibición de tipo legal, tenemos la prohibición de uso del emblema de la Cruz Roja (Convenio de Ginebra/1949).

Otros ejemplos​:

Ejemplo de prohibiciones para el registro de una marca, por ser contraria al orden público sería la solicitud para “Secreto de Separadas Viciosas” (Nº 2.646.823).

Y como ejemplo de marcas contrarias a las buenas costumbres, tenemos por ejemplo el caso de la marca “Sudaca” para bebidas alcohólicas, que fue denegada por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).

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Será el propio sentido común el que normalmente nos indique si hay algún término o signo ofensivo o que pueda resultar lesivo para estos intereses.

Todos los signos que puedan relacionarse con sexismo, violencia, racismo, etc., entrarán en esta clase de prohibiciones.

​6. ¿Tiene mi marca naturaleza engañosa?

Los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, se consideran engañosos, y su registro por lo tanto podría ser denegado.

En este caso, la naturaleza engañosa se examina directamente en relación con los bienes o servicios que se pretenden distinguir.

La marca engañosa produce una desorientación o confusión en el público en relación a aspectos propios de los productos o servicios que se distinguen con esa marca, generándose en el público unas expectativas determinadas.

Ejemplo:

Un ejemplo real de marca engañosa y denegada es “Garnacha de Ateca”, ya que se pretendían identificar con esa marca diferentes bebidas alcohólicas, no todas necesariamente realizadas con la uva variedad garnacha.

Podemos ver en este caso que existía la posibilidad de engaño en relación con la calidad del producto, ya que en el público se alojaría la legítima expectativa de que todos los productos de la marca se realizasen con esa variedad de uva, cuestión que no era verdadera.

7. ¿Utiliza mi marca signos oficiales o términos extranjeros u otros signos de interés público?

El escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas tanto de España como de sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales no pueden ser registrados como marcas, dado el alto interés público que radica en este tipo de símbolos, salvo autorización expresa.

La prohibición de registro alcanza la reproducción e imitación de escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión de París (y de todos los Miembros de la OMC).

 

Ejemplos:

Ejemplos de denegación de marcas por estos conceptos serían:

 

  • Marca nº 3.932.118 por similitud con elemento gráfico de bandera canadiense.

 

 

  • La marca “EURO €” por reproducción de un símbolo de interés público.

 

En cuanto a los términos extranjeros, estos pueden utilizarse, pero habrá restricción para el registro en el caso de que dicho término sea identificable por el público consumidor por ser un término de uso masivo o por no tener un equivalente en el idioma español.

De esta forma, dicho término se habrá generalizado y por lo tanto no podrá cumplir con la función de distinguir un bien o un servicio respecto de los de la competencia.

8. ¿Es mi marca tridimensional?

Otra prohibiciones para el registro de una marca la encontramos en el concepto de marca tridimensional, pero no entraremos en este artículo en el detalle de esta prohibición, ya que abordaremos la problemática en relación a este tipo de marcas en próximas publicaciones.

Sólo como adelanto, se puede indicar que:

Prohibiciones para el registro de una marca toblerone

Un signo tridimensional (por ejemplo, la forma de un producto o su embalaje) sí pueden registrarse como marca. Un ejemplo de ello es el envase del chocolate Toblerone.

Sin embargo, para el registro de este tipo de marcas se necesita cumplir una condición fundamental: que el público consumidor identifique la forma como una marca.

¿Cuándo hay prohibición de registro de una marca tridimensional? Entre otros casos, tenemos los siguientes ejemplos de prohibiciones:

  • Cuando la forma viene impuesta por la naturaleza del propio producto, y esa forma es genérica y necesaria para ese producto.

Ejemplo:

Ejemplo real de denegación de solicitud de registro es una marca gráfica representativa de las diferentes vistas de unas gafas (para proteger al producto gafas) o

 

  • Cuando la forma de un producto es necesaria para obtener un resultado técnico.

​Una marca es renovable indefinidamente, en cambio una patente no. En muchas ocasiones se pretende prolongar artificialmente la vida de las patentes registrando determinadas invenciones como una marca tridimensional.

A este respecto se ha señalado que: “La finalidad de la prohibición absoluta en este caso es evitar que los particulares utilicen el registro de una marca para prolongar su exclusiva sobre creaciones técnicas” (caso de los tres cabezales Philipshave de Philips As c-299/99).

Si prestamos atención a nuestro entorno, veremos que hay productos o servicios que para distinguirse utilizan términos que, a priori, no podrían registrarse como marca.

¿Entonces cómo es que de hecho son utilizados?

Puede haber dos respuestas a esta cuestión.

Primero, puede que ese término no sea una marca registrada. Efectivamente, no todo lo que vemos y que identifica a un bien o un servicio está registrado como marca.

Por lo tanto, no es un criterio fiable el fijarse en lo que hacen los demás.

Segundo. Es posible que la OEPM haya dado acceso al registro a signos que aparentemente no podían ser registrados como marca. Puede haber varias razones para ello.

Una de esas razones puede ser que el criterio aplicado para examinar el signo no esté ajustado a la ley. Esto pasa en todo orden de cosas, sucede constantemente a los jueces (por eso existen los recursos), a la administración en sus procedimientos, etc.

No debemos olvidar que la ley es aplicada por personas y que los criterios e interpretaciones pueden variar, sin perjuicio de que quien se sienta lesionado pueda hacer las alegaciones que estime oportunas.

Otra razón. La marca se valora por la impresión de conjunto que los destinatarios perciban del signo. Si el signo incorpora, por ejemplo, un término genérico, pero además otra palabra singular (por ejemplo, por ser inventada) y además se acompaña de un gráfico, para el usuario destacarán esos otros elementos, quedando el término genérico en un segundo plano.

La marca logra la distintividad requerida, lo cual configura una excepción que posibilita el registro.

Todo esto nos lleva a concluir que en materia de registros, como en casi todo en la vida, no hay sólo blancos y negros, sino que, al contrario, hay muchísimos matices. Es por ello que la asesoría en estos temas es muy importante, especialmente cuando trabajamos en la creación de marcas para terceros.

Continuaremos en la tercera parte de este artículo, analizando las prohibiciones relativas para registrar una marca. Aquí te dejo el enlace:

 

qué son las prohibiciones relativas

¿Qué son las prohibiciones relativas?   
6 claves sobre el registro de marcas

¡Hasta la próxima!

Prohibiciones para el registro de una marca. 8 Preguntas (II)

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