prohibiciones para registrar una marca

Prohibiciones para registrar una Marca. Revisión práctica en 8 preguntas (parte I)

Quienes alguna vez hayan participado en el proceso de elaboración de una marca, sabrán que obtener una palabra sugerente o un logo que cautive a los consumidores no es tarea sencilla. Al imprescindible esfuerzo creativo que supone obtener una clara diferenciación para determinados productos o servicios, se une la necesidad de conocer ciertos límites legales o prohibiciones para registrar una marca que matizarán esa labor creativa.

Como el leitmotiv de este blog es practicar la Legalidad por Diseño, en esta entrada revisaremos algunos de esos límites, con la idea de que los conozcas y apliques antes de intentar un registro o de presentar el trabajo a un cliente.

 

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Respecto a este último caso, y como ya comentamos en el artículo “4 recomendaciones legales al crear una marca“, es muy importante poner especial cuidado cuando trabajamos para un tercero: nunca debemos presentarle ningún proyecto o boceto mientras no se haga un control previo de legalidad.

Si antes de seguir leyendo quieres revisar este y otros puntos interesantes, revisa el artículo.

 

En el citado artículo, también vimos que las prohibiciones para registrar una marca pueden ser absolutas y relativas.

Las prohibiciones absolutas afectan al signo escogido, ya sea porque como tal no cumple la función de distinguir ningún bien o servicio o porque no sirve para distinguir los bienes o servicios específicos para los que se requiere el registro.

La relativas en cambio, se refieren a los casos en los que el signo escogido sí sirve como marca, pero existen derechos previos de terceros (de carácter industrial, intelectual, etc.) que impiden que esa marca pueda operar.

En la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su Reglamento y en las directrices de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), encontramos las prohibiciones para registrar una marca que componen ese control previo de legalidad.

En esta primera parte, comenzaremos con las prohibiciones absolutas, revisando a través de 4 preguntas algunos de los límites más importantes que debemos tener presente en el proceso de creación de una marca.

1 ¿Tiene la marca una mínima capacidad distintiva?

Nuestro sistema no permite que las marcas carezcan de capacidad distintiva.

Este concepto tiene íntima relación con la definición de marca. Recuerda que una marca es un signo (una palabra, imágenes, figuras, etc.) que permite diferenciar bienes y servicios respecto de los de la competencia.

La marca tendrá capacidad distintiva en tanto logre imprimir una diferencia que permita al público al que se dirige distinguir el producto o servicio. Y si el signo escogido es singular, entonces se habrá logrado dicha aptitud.

Ejemplo:

  • La solicitud de marca comunitaria “ELECTRÓNICA” (T32/00), para catálogos y organización de ferias relativas a componentes y módulos para la electrónica, no fue admitida por carecer de capacidad distintiva.

 

Sin perjuicio de lo anterior, no es necesario, que esa singularidad sea altamente compleja u original.

El propio uso de la marca, de acuerdo a las estrategias comerciales que se escojan, irá imprimiendo más aptitud diferenciadora (o por el contrario, si dicha estrategia no es la adecuada, dicha aptitud podrá diluirse).

Por ello, signos que pueden resultar comunes pueden resultar altamente distintivos.

Lo mismo ocurre con signos completamente inventados.

 

Otros ejemplos:

  • APPLE™” no es un término excesivamente rebuscado ni original, sino más bien un término común. Sin embargo, tiene un componente distintivo importante respecto de los bienes que identifica y que todos conocemos.

 

  • KODAK™” es un término que se inventó especialmente para diferenciar los bienes de la marca. Es un signo imaginativo mundialmente conocido.

2 ¿La marca está compuesta sólo por términos genéricos?

Si la marca se constituye únicamente por elementos descriptivos de la especie que se quiere proteger, entonces está compuesta por signos genéricos, y por lo tanto su registro no tendría que estar permitido.

Un signo es genérico en la medida en que define los bienes o servicios para los cuales queremos registrar la marca.

Los signos genéricos no están permitidos ya que no podemos monopolizar el uso de palabras comunes en el contexto de los bienes o servicios en los cuales estamos interesados.

Ejemplo:

Escoger la marca ““, para una línea de Té adelgazante. No sería admitida porque describe el producto que queremos diferenciar con la marca.

 

Ejemplo:

Ciudad del Ocio” (marca denominativa nº 2 310 805), solicitada para servicios de ocio y actividades de esparcimiento, fue denegada por utilizar términos genéricos.

Fíjate que en el ejemplo “Ciudad del Ocio” la solicitud fue denegada porque estaba solicitada expresamente para actividades de esparcimiento. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar un término de estas características para otra clase de productos o servicios.

 

Ejemplo:

 

Como ves, se utiliza tanto la palabra “ciudad” como la palabra “muchachos”, pero para la clase 16 (Toda clase de ediciones, publicaciones y especialmente una revista).

 

Ejemplo:

 

Se utiliza en este ejemplo el término “Ocio” para la clase 30 (Café, té, cacao, azúcar, arroz,…), pero, además, en este caso, el carácter distintivo de la marca del que hablábamos anteriormente aumenta considerablemente, al introducirse un elemento gráfico.

3 La marca ¿incorpora las características o cualidades del producto o servicio que quiero identificar?

En principio, el sistema no permite la utilización exclusiva de elementos descriptivos en una marca.

Introducir características, cualidades o calidades de los bienes o servicios en una marca es un error muy habitual.

No está permitido que la marca contenga este tipo de descripciones porque normalmente son términos de uso muy común y, por lo tanto, no pueden quedar bajo uso exclusivo de un solo titular.

Al igual que en el caso anterior, estas incorporaciones hay que enfocarlas o estudiarlas en el contexto de los productos o servicios que queramos proteger.

Algunos ejemplos de utilización de elementos de este tipo son:

  • Marcas que aluden a la calidad o supuesta calidad (“NAVEGANDO SOMOS LOS MAS RÁPIDOS” para servicios de publicidad por Internet).
  • Marcas que aluden a la cantidad (“MINI TIENDA”)
  • Marcas que hacen alusión a una época de obtención del producto (“Cosecha de 1978”).

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Hay otros casos menos evidentes, en el sentido de que la descripción de la cualidad o calidad no es directa, sino que más bien se recurre a fórmulas sugestivas, que bien podrían calificarse como una forma de publicidad en sí mismas; evocan ciertas características, pero de manera más disimulada. Igualmente, no está permitido su registro.

 

Ejemplo:

BABY DRY (pañales) (Sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea de 20 de septiembre de 2001)

Ahora bien, el hecho de que solicitudes de marcas de este tipo hayan sido denegadas, no implica que, en la práctica, y aun habiéndose rechazado su registro, no se utilicen. Lo que sucede es que esa utilización no estará protegida por la ley.

4 La marca ¿utiliza signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios que deseo proteger?

Cuando existen determinados signos cuyo uso se encuentra generalizado en relación a los bienes o servicios que se trata de identificar, entonces es un signo que no debemos incorporar a nuestra marca.

Un ejemplo de este tipo de signos sería el término Broker, para el área de intermediación financiera.

Como habrás visto, las prohibiciones absolutas para registrar una marca que hemos revisado, se relacionan de una u otra forma con la capacidad distintiva de la marca. Por ello, si logramos añadir otro signo que destaque especialmente y que posea suficiente entidad (como una palabra singular o un gráfico), ese registro podría ser procedente.

Cada marca es un mundo, por eso es importante el análisis caso a caso.

En la próxima entrada, y a través de diferentes preguntas, seguiremos revisando algunas recomendaciones y prohibiciones para registrar una marca.

Puedes ver aquí la segunda parte del artículo:

Prohibiciones para el registro de una marca. 8 preguntas (Parte II)Prohibiciones para el registro de una marca

 

Y aquí te dejo el enlace a la tercera:

¿Qué son las prohibiciones relativas? 6 claves sobre el registro de marcas

qué son las prohibiciones relativas

 

Espero que este artículo te resulte útil. ¡Nos vemos en la próxima publicación!

Prohibiciones para registrar una marca. Revisión práctica en 8 preguntas (parte I)

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