Es muy probable que en más de una ocasión te hayas encontrado con el encargo de crear una marca nueva para un cliente. Sea trabajando en una agencia, o como profesional del diseño o de la ilustración, te habrás enfrentado al enorme reto que significa darle identidad a un producto o servicio, y ojalá cumplir con el propósito de hacerlo único e inigualable ante los ojos de los consumidores.
Pese a que es un encargo bastante común, no siempre sabemos calibrar la trascendencia que tiene el proceso de crear una marca. Habitualmente y como es lógico, el trabajo se centra en el aspecto visual, estético o fonético de ese logo o esa palabra que aspira a singularizar adecuadamente el nuevo producto o servicio, olvidando dimensionar el poder que puede generar ese signo distintivo para el cliente.
Una marca imprime distinción a un producto o servicio. Y su objetivo principal, por lo tanto, es que los usuarios sepan identificar ese producto o servicio respecto de otros de características similares. El usuario no debe albergar dudas ni confundirse; una marca bien desarrollada imprimirá esa ansiada individualidad. Vista desde esta perspectiva, puede transformarse en un importante activo de una empresa, porque, al fin y al cabo, la aspiración principal del titular de la marca es modificar las decisiones de compra de los consumidores a su favor.
Todo lo anterior nos tiene que llevar necesariamente a una conclusión: el trabajo que desarrolles al crear una marca o modificarla, aunque en primera instancia sea de carácter creativo, puede llegar a tener un enorme impacto a nivel comercial. Es por eso, que necesariamente, ese trabajo creativo debe ser complementado con ciertos conocimientos que impriman la solidez suficiente que requiere un elemento tan importante para el cliente como es el signo distintivo que identificará a su producto o servicio.
Si estás inmerso en este proceso de creación de una marca para un cliente o si te han pedido modificar o renovar una ya existente, pon atención a las 4 recomendaciones legales al crear una marca que te dejo a continuación, y que, en cierta manera, resumen esos conocimientos que deben complementar tu trabajo:
4 Recomendaciones legales al crear una marca. ¿Qué vas a encontrar en este artículo?
1 AL CREAR UNA MARCA, VALORA TU TRABAJO Y SÉ CUIDADOSO CON LAS SUBCONTRATACIONES
Como se indicaba, una marca puede convertirse eventualmente en un importante activo para una empresa. El éxito comercial de un término o un logo es insospechado al momento de su creación, pero esto no significa que como agencia o freelance no debas intentar “predecir” el camino por el que puede transitar tu creación.
La propia valoración de tu trabajo es muy importante, y antes de ponerse manos a la obra con el encargo de crear una marca, es necesario que los términos del servicio queden pactados por contrato. Hay que recordar que, dentro de los límites legales, en los contratos prima el principio de autonomía de la voluntad, y de acuerdo a él, las partes pueden acordar lo que estimen conveniente. De esta forma, exigir por ejemplo determinadas contraprestaciones futuras de acuerdo al éxito que alcance el signo distintivo o decidir sobre la titularidad y cesión de los derechos de propiedad intelectual, necesariamente deben quedar establecidos por escrito.
Por otra parte, ante el encargo de un cliente para la creación de una marca, no pocas veces y especialmente cuando se trata de agencias, se recurre a la subcontratación de terceros. Por ejemplo, sería el caso de la subcontratación de una agencia especializada o de profesionales freelance del diseño.
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Debe recordarse que la marca como signo distintivo que es, singulariza un producto o un servicio. Una marca no se concibe para estar guardada en el escritorio, sino que, al contrario, nace para circular en el mercado de forma pública y notoria. Esto nos obliga a ser especialmente cuidadosos cuando se recurre a la subcontratación. ¿Qué sucedería si nuestro proveedor nos entrega un plagio? Es evidente que el riesgo mayor lo corre fundamentalmente nuestro cliente que será la cara visible frente a consumidores y frente a terceros que puedan verse lesionados por una infracción de este tipo.
Para minimizar riesgos e intentar dejar todo atado, es imprescindible redactar un contrato de obra con el proveedor. En dicho contrato deben quedar plasmados no sólo las exigencias formales del encargo, sino que además las garantías que como tercero subcontratado dicho proveedor debe proporcionar, especialmente en aspectos tales como autoría y originalidad del trabajo.
2 NUNCA PRESENTES A TU CLIENTE NINGÚN BOCETO O PROYECTO SIN ANTES HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA PREVIA Y UN CONTROL LEGAL DE PROHIBICIONES.
Una vez pactados los contratos, damos comienzo al trabajo de creación de la marca.
Un error muy común que se comete en la realización de este tipo de encargos es sentarse con el cliente antes de tiempo. Con varias propuestas en la mano, se le presentan los bocetos más interesantes. El cliente, encantado, se queda con uno de ellos, y precisamente ese momento que en teoría debiera ser dulce, es el momento en el cual en muchas ocasiones empiezan las desgracias. ¿Las razones? Por ejemplo, darte cuenta después que esa marca ya existe, o que hay una muy similar en el mercado, o simplemente que el término escogido no puede registrarse por adolecer de alguna prohibición.
Es por esto, que una vez que tengas uno o más bocetos o propuestas, nunca debes presentarlas al cliente sin antes realizar una búsqueda previa y un control de las prohibiciones para registrar una marca.
La búsqueda previa nos orienta para saber si el concepto ideado está ya registrado. El buscador de la oficina de patentes y marcas (OEPM) proporciona una ayuda interesante porque permite acceder a la base de datos de marcas registradas posibilitando comprobar si una marca existe legalmente. Ahora bien, ¿los resultados de la búsqueda son cien por cien seguros? La respuesta es NO. El resultado es sólo orientativo, porque el hecho de que esa búsqueda no arroje resultados, o lo que es lo mismo, el hecho de que la marca que tienes en mente no figure en esa base de datos, no significa que en los trámites de solicitud de registro no aparezca un tercero que se sienta lesionado en su derecho de marca previa y por lo tanto que se oponga a la solicitud y que incluso dicha oposición prospere.
Lo anterior es así porque para que exista infracción no es necesaria una completa identidad con una marca existente; basta con que sea parecida incluso sólo fonéticamente, de tal forma que ese parecido cause una confusión en el público consumidor.
Otro impasse con el que puedes encontrarte es haber construido la marca con elementos prohibidos de forma absoluta o relativa. La ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas nos presenta un amplio catálogo de prohibiciones para registrar una marca que conviene revisar a fondo antes de trabajar en el aspecto creativo de la marca. Un ejemplo de esas prohibiciones serían las expresiones que utilicen palabras genéricas, es decir, palabras comunes que designan a un producto o servicio, y por lo tanto que pueden ser utilizadas por cualquiera, como “Limpieza en seco”.
3 REGISTRA EL NOMBRE DE DOMINIO DE TU MARCA
Este es otro tema capital en esta materia. Debes procurar encontrar además el nombre de dominio apropiado para la marca (ojalá el mismo), porque el ser titular de una marca no implica poder ostentar el nombre de dominio, ni aun cuando esa marca se haya registrado legalmente, ya que son sistemas diferentes que operan por cauces separados. La reserva del nombre de dominio deberías realizarla en paralelo a la etapa de búsqueda.
4 ES IMPRESCINDIBLE REGISTRAR LA MARCA
El sistema de marcas está extensamente regulado a nivel nacional, comunitario e internacional, y por lo tanto al crear una marca para un producto o servicio, la creatividad y originalidad deben encausarse legalmente, o lo que es lo mismo, la marca debe registrarse, ya que esta es la única forma de obtener la protección que brinda la ley.
Si comenzamos a utilizar un término o un logo sin registro previo, pueden surgir diversos problemas, siendo uno de los más importantes el que un tercero tenga una marca registrada igual o parecida, y reclame formalmente por lo que entiende es un uso no autorizado de su marca. Esto obligará no solo por ejemplo a retirar productos del mercado (con la consiguiente pérdida de dinero, tiempo y esfuerzo) sino que probablemente también a enfrentarse al pago de una indemnización económica.
Los registros pueden ser nacionales, comunitarios o internacionales de acuerdo al territorio que se desees abarcar con el producto o servicio, y se hacen por “clases” (los productos o servicios están clasificados en un sistema estándar al cual debe adaptarse a la solicitud de registro). El procedimiento para registrar una marca, que está descrito detalladamente por la norma, comienza con la presentación de la solicitud. Para llevar a cabo el registro, lo mejor es contar con el departamento legal de tu empresa o con la asesoría especializada que permita no sólo confeccionar esa solicitud de manera adecuada, sino que además solucionar las incidencias que puedas ocurrir durante el proceso de registro (por ejemplo, que la Oficina de Patentes y Marcas requiera hacer modificaciones o que un tercero se oponga a la solicitud).
Si finalmente la Oficina de Patentes y Marcas otorga el registro, el titular obtiene una protección de 10 años, renovables indefinidamente.
Espero que esta entrada haya sido útil para ti.
Te invito a participar en el hilo de comentarios, ¿has tramitado el registro de una marca? ¿Con qué problemas te has encontrado? ¿Qué previsiones guardas cuando es un cliente el que te encarga un concepto para una campaña o para identificar un producto o servicio?
4 Recomendaciones legales al crear una marca
