Hoy hablaremos sobre qué son las prohibiciones relativas y cómo éstas pueden afectar al registro de una marca.
En artículos anteriores, hicimos un repaso a las prohibiciones absolutas para el registro, que son aquellas que afectan directamente al signo escogido. La marca en sí misma tiene un defecto que le resta idoneidad para ser registrada.
Te dejo el enlace a las prohibiciones absolutas:
¿Qué vas a enconrar en este artículo?
- ¿Qué son las prohibiciones relativas?
- 1. El sistema de registro otorga el derecho a oponerse a una solicitud de marca
- 1 .1/ La publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.1.2 / Plazo para oposiciones de terceros
- 1 .2 ¿Cuál es el efecto de la oposición?
- 3. ¿Por qué puede oponerse ese tercero?
- 4. ¿A qué se refiere la ley cuando habla de una marca “anterior”?
- 5. ¿Cuándo puede ser utilizada una marca anterior en una oposición?
- 6. Las marcas renombrada o notorias ya registradas tienen un tratamiento especial
- Algunas recomendaciones
¿QUÉ SON LAS PROHIBICIONES RELATIVAS?
Intentar registrar una marca a veces parece una tarea sencilla.
Muchas personas acuden directamente OEPM y siguen los pasos de rigor:
- Consultan el localizador de marcas nacionales, comunitarias e internacionales.
- Verifican si su signo consta registrado.
- Y si no hay nada idéntico a la marca que quieren registrar, voilà ! completan su solicitud y a esperar.
No pocas veces la suerte acompaña a quienes sólo provistos de los resultados de su búsqueda en el localizador, logran finalmente registrar su marca.
Sin embargo, registrar una marca puede presentar dificultades.
Y es que para que una marca pueda acceder al registro, debe pasar por un segundo filtro que se refiere a posibles oposiciones de terceros con derechos previos.
Pues bien, hoy hablaremos sobre los casos en los que el signo escogido es idóneo, pero existen derechos previos de terceros que se constituyen como prohibiciones relativas que pueden impedir su registro.
Uno de los conflictos de marcas más famosos es el de la fallecida Bimba Bosé, quien se opuso al registro de la marca “Bimba & Lola”
Más adelante volveremos sobre este ejemplo.
Veamos ahora algunas claves de las prohibiciones relativas:
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EL SISTEMA DE REGISTRO OTORGA EL DERECHO A OPONERSE A UNA SOLICITUD DE MARCA
La Ley de Marcas y su Reglamento establecen el procedimiento para el registro de una marca.
Dos de los hitos más importantes en ese procedimiento son:
1 / La publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Una vez que la OEPM realiza determinados exámenes, publica la solicitud de registro. Es decir, la solicitud de registro de una marca adquiere carácter público. Por ello, cualquier persona que consulte el Boletín podrá conocer los datos y detalles de esa solicitud.
2 / Plazo para oposiciones de terceros
Publicada la solicitud, comienza un plazo de dos meses para que cualquier tercero que se considere perjudicado pueda oponerse al registro de una nueva marca.
Como se puede apreciar, es la ley la que proporciona a cualquier persona la posibilidad de oponerse a un registro, en la medida en que se sienta perjudicada en sus intereses.
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¿CUÁL ES EL EFECTO DE LA OPOSICIÓN?
El procedimiento se paraliza mientras la OEPM resuelve el conflicto.
En el caso de que, a juicio de la OEPM, esa oposición sea válida, el registro no será concedido, por ser procedente una prohibición relativa sobre la marca solicitante.
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¿POR QUÉ PUEDE OPONERSE ESE TERCERO?
Los derechos previos que pueden servir a un tercero para oponerse pueden ser muy variados. Se encuentran establecidos en los artículos 6 y siguientes de la Ley de Marcas.
El tercero podría invocar como prohibición relativa la titularidad de una marca anterior; la titularidad de un nombre comercial o incluso otros derechos anteriores de índole diferente a la marcaria (por ejemplo, la utilización sin autorización por parte del solicitante de una marca, del nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta a dicho solicitante).
No obstante, aun siendo varias las causas por las cuales un tercero puede oponerse a un registro, en este artículo vamos a dar un breve repaso a las prohibiciones relativas que se basan en marcas anteriores.
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¿A QUÉ SE REFIERE LA LEY CUANDO HABLA DE UNA MARCA “ANTERIOR”?
La ley de marcas señala en su artículo 6, que son anteriores:
- Marcas españolas, comunitarias o internacionales con efecto en España, ya registradas.
- Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la solicitud de registro, reivindiquen la antigüedad de una marca española o de una marca internacional que surta efectos en España (cuando son anteriores al signo que se pretende registrar).
- Las solicitudes de las marcas indicadas en los puntos anteriores, si efectivamente se registran.
- Y las marcas no registradas con carácter de notorias.
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¿CUÁNDO PUEDE SER UTILIZADA UNA MARCA ANTERIOR EN UNA OPOSICIÓN?
El artículo 6 de la Ley de Marcas señala los siguientes casos
Cuando los signos y productos/servicios sean idénticos a una marca anterior
Esta prohibición relativa contempla el caso en el que los signos y los productos o servicios descritos en las clases (Clasificación de Niza) de las marcas en conflicto son idénticos.
Se entiende, que, por existir esa doble identidad, el público puede confundirse y, por ejemplo, asociar un producto con un titular que no es el verdadero.
En cuanto a la “identidad”, ésta se produce cuando los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos es mínima o irrelevante (STJUE asunto C-291/00, Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA).
Marca SOLICITADA
Marca MIXTA, clase 3, Crema de zapatos
Marca OPONENTE
NUBE
Marca DENOMINATIVA, clase 3, Crema de zapatos
En este ejemplo, la diferencia entre ambos signos es irrelevante. Además, ambas amparan al mismo producto.
No obstante, y aun existiendo aparentemente doble identidad, es imprescindible hacer un análisis caso a caso ya que, entre las marcas en conflicto, puede haber matices que impidan que prospere la prohibición relativa presentada por el tercero (por ejemplo, cuestionando si efectivamente las diferencias entre ambas marcas son mínimas o no).
Cuando por existir identidad o semejanza entre signo y productos/servicios de ambas marcas, se produzca un riesgo de confusión en el público.
Si con posterioridad al registro de una marca, se pretende registrar otra idéntica o similar para clases idénticas o similares, podríamos estar ante el riesgo de que el consumidor se confunda y no identifique la procedencia de los bienes/servicios o los asocie erróneamente con un titular que no es el correcto.
Para que esta prohibición relativa sea procedente, la OEPM valorará:
a) La semejanza entre los signos
Para determinar si los signos son semejantes, se considerarán los elementos gráficos, fonéticos y conceptuales que presentan las marcas en conflicto.
En este sentido, son muchos los criterios ya asentados que se tienen en cuenta para valorar las diferencias o similitudes entre signos.
Por ejemplo: cuando se comparan dos marcas mixtas (denominación + elemento figurativo o gráfico), por regla general el elemento denominativo prevalece sobre el componente gráfico o figurativo, salvo que éste último sea altamente distintivo u original.
b) La similitud o identidad en los productos o servicios que designan ambas marcas
Para que opere esta prohibición relativa, no basta con que los signos sean similares o idénticos, sino que además se requiere que exista similitud en el “ámbito aplicativo” (bienes o servicios que se identifican con las marcas en conflicto).
c) La confusión que se produce en los consumidores
Para determinar si existe o no la posibilidad de inducir a error al comprador, se debe tener como referencia a un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe una marca como un todo, es decir, desde una perspectiva de conjunto, sin examinar mayores detalles (en este sentido, STJUE caso “Lloyd”, 22/06/1999)
Volvamos al ejemplo de la marca Bimba:
Marca SOLICITADA
Marca MIXTA
Nº M2778148(8), clase 9
Marca OPONENTE
BIMBA
Marca DENOMINATIVA Nº 003542263
Clase 35 y Clase 41 (comunitaria)
Marca DENOMINATIVA Nº M2154050(0)
Clase 41 (nacional)
En este caso, tenemos que la marca anterior “Bimba” se encuentra completamente incluida en la marca solicitante. Además, el término Bimba presenta cierta singularidad.
Sin embargo, la marca solicitante imprime una diferencia en su signo, ya que incluye un galgo. Por otra parte, las clases de productos y servicios son diferentes (ámbito aplicativo).
La STS 2535/2014, desestimó el recurso de la modelo, señalando que “Aun cuando se admita que entre los signos enfrentados existe una cierta parcial similitud denominativa, su incidencia queda debilitada por la particular configuración del signo mixto que aspira a su registro («bimba & lola» con un dibujo bien característico, ausente en las marcas opuestas) y en todo caso por la diferencia aplicativa que ya reconoció el tribunal de instancia”.
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LAS MARCAS RENOMBRADA O NOTORIAS YA REGISTRADAS TIENEN UN TRATAMIENTO ESPECIAL
No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca anterior notoria o renombrada, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por esa marca.
La prohibición relativa se justifica porque el público erradamente podría establecer una conexión entre los productos/servicios de la marca solicitante y el titular de la marca notoria o renombrada, o porque se estima que puede existir un aprovechamiento o menoscabo a la notoriedad o renombre.
Una marca notoria es aquella generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen la marca.
Por ejemplo, “Lotus” es una marca notoria de relojes y si un tercero quisiera registrar “Lotus” para pilas de reloj podría haber oposición basada en notoriedad (riesgo de asociación por parte del público y aprovechamiento).
En cambio, será renombrada una marca cuando es conocida por el público en general. La posibilidad de que una prohibición relativa prospere es mucho mayor, ya que el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.
El ejemplo clásico de marca renombrada es Coca-Cola.
ALGUNAS RECOMENDACIONES
No podemos evitar que un tercero se oponga a una solicitud de registro, ya que es la propia ley de Marcas la que establece un procedimiento de publicidad y oposición.
Cuestión distinta es si dicha oposición se configura como una prohibición relativa y finalmente salga adelante.
En nuestra mano está minimizar tanto los riesgos de oposición de tercero como los riesgos de que una oposición prospere. Algunas recomendaciones en este sentido son:
- Incluir en la marca palabras de fantasía, inventadas o caprichosas son una buena opción para salir airoso del filtro de las prohibiciones relativas.
- Incorporar un elemento de carácter gráfico potente o singular también ayuda a eliminar los riesgos de confusión en el consumidor medio.
- Trabajar siempre con ideas propias y originales. Si contratamos el diseño, exigir garantía de autoría y cesión de derechos a través de un contrato. La inspiración en otras marcas no es recomendable en lo absoluto.
- Analizar detalladamente la clasificación de Niza y sus clases. Un error o un mal desglose de los bienes o servicios podría significar perder la solitud.
Espero que este artículo te sea útil
¡Nos vemos en la próxima publicación!
¿Qué son las prohibiciones relativas? 6 claves sobre el registro de marcas
El registro de una marca implica tener muchos aspectos en cuenta a la hora de elegir el nombre. Los consejos que has dado me parecen muy prácticos y de gran ayuda para evitar problemas posteriores con reclamaciones de terceros. Muchas gracias por compartir.