Prohibiciones absolutas para el registro de una marca

Quienes alguna vez hayan participado en el proceso de elaboración de una marca, sabrán que obtener una palabra sugerente o un logo que cautive a los consumidores no es tarea sencilla.

Al imprescindible esfuerzo creativo que supone obtener una clara diferenciación para determinados productos o servicios, se une la necesidad de conocer ciertos límites legales o prohibiciones para registrar una marca que matizarán esa labor creativa.

Como el leitmotiv de este blog es practicar la Legalidad por Diseño, en esta entrada revisaremos algunos de esos límites, con la idea de que los conozcas y apliques antes de intentar un registro o de presentar el trabajo a un cliente.

Respecto a este último caso, y como ya comentamos en el artículo «4 recomendaciones legales al crear una marca«, es muy importante poner especial cuidado cuando trabajamos para un tercero: nunca debemos presentarle ningún proyecto o boceto mientras no se haga un control previo de legalidad.

Si antes de seguir leyendo quieres revisar este y otros puntos interesantes, revisa el artículo.

En el citado artículo, también vimos que las prohibiciones para registrar una marca pueden ser absolutas y relativas.

Las prohibiciones absolutas afectan al signo escogido, ya sea porque como tal no cumple la función de distinguir ningún bien o servicio o porque no sirve para distinguir los bienes o servicios específicos para los que se requiere el registro.

La relativas en cambio, se refieren a los casos en los que el signo escogido sí sirve como marca, pero existen derechos previos de terceros (de carácter industrial, intelectual, etc.) que impiden que esa marca pueda operar.

En la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su Reglamento y en las directrices de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), encontramos las prohibiciones para registrar una marca que componen ese control previo de legalidad.

Comenzaremos a ver las prohibiciones absolutas, revisando a través de 8 preguntas algunos de los límites más importantes que debemos tener presente en el proceso de creación de una marca.

¿Qué verás en este artículo sobre las prohibiciones para registrar una marca?

1. ¿Tiene la marca una mínima capacidad distintiva?

Este concepto tiene íntima relación con la definición de marca. Recuerda que una marca es un signo (una palabra, imágenes, figuras, etc.) que permite diferenciar bienes y servicios respecto de los de la competencia.

La marca tendrá capacidad distintiva en tanto logre imprimir una diferencia que permita al público al que se dirige distinguir el producto o servicio. Y si el signo escogido es singular, entonces se habrá logrado dicha aptitud.

Ejemplo.

• La solicitud de marca comunitaria “ELECTRÓNICA” (T32/00), para catálogos y organización de ferias relativas a componentes y módulos para la electrónica, no fue admitida por carecer de capacidad distintiva.

Sin perjuicio de lo anterior, no es necesario, que esa singularidad sea altamente compleja u original.

El propio uso de la marca, de acuerdo a las estrategias comerciales que se escojan, irá imprimiendo más aptitud diferenciadora (o por el contrario, si dicha estrategia no es la adecuada, dicha aptitud podrá diluirse).

Por ello, signos que pueden resultar comunes pueden resultar altamente distintivos.

Lo mismo ocurre con signos completamente inventados.

Otros ejemplos.

• “APPLE™” no es un término excesivamente rebuscado ni original, sino más bien un término común. Sin embargo, tiene un componente distintivo importante respecto de los bienes que identifica y que todos conocemos.

• “KODAK™” es un término que se inventó especialmente para diferenciar los bienes de la marca. Es un signo imaginativo mundialmente conocido.

2. ¿La marca está compuesta sólo por términos genéricos?

Un signo es genérico en la medida en que define los bienes o servicios para los cuales queremos registrar la marca.

Los signos genéricos no están permitidos ya que no podemos monopolizar el uso de palabras comunes en el contexto de los bienes o servicios en los cuales estamos interesados.

Algunos ejemplos sobre términos genéricos:

Ejemplo.

Escoger la marca «Té«, para una línea de Té adelgazante. No sería admitida porque describe el producto que queremos diferenciar con la marca.

Ejemplo.

“Ciudad del Ocio” (marca denominativa nº 2 310 805), solicitada para servicios de ocio y actividades de esparcimiento, fue denegada por utilizar términos genéricos.

Fíjate que en el ejemplo “Ciudad del Ocio” la solicitud fue denegada porque estaba solicitada expresamente para actividades de esparcimiento. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar un término de estas características para otra clase de productos o servicios.

Ejemplo

Como ves, se utiliza tanto la palabra “ciudad” como la palabra “muchachos”, pero para la clase 16 (Toda clase de ediciones, publicaciones y especialmente una revista).

Ejemplo:

Se utiliza en este ejemplo el término «Ocio» para la clase 30 (Café, té, cacao, azúcar, arroz,…), pero, además, en este caso, el carácter distintivo de la marca del que hablábamos anteriormente aumenta considerablemente, al introducirse un elemento gráfico.

3. ¿La marca incorpora las características o cualidades del producto o servicio que quiero identificar?

Introducir características, cualidades o calidades de los bienes o servicios en una marca es un error muy habitual.

No está permitido que la marca contenga este tipo de descripciones porque normalmente son términos de uso muy común y, por lo tanto, no pueden quedar bajo uso exclusivo de un solo titular.

Al igual que en el caso anterior, estas incorporaciones hay que enfocarlas o estudiarlas en el contexto de los productos o servicios que queramos proteger.

Algunos ejemplos de utilización de elementos de este tipo son:

• Marcas que aluden a la calidad o supuesta calidad (“NAVEGANDO SOMOS LOS MAS RÁPIDOS” para servicios de publicidad por Internet).

• Marcas que aluden a la cantidad (“MINI TIENDA”)

• Marcas que hacen alusión a una época de obtención del producto (“Cosecha de 1978”).

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Hay otros casos menos evidentes, en el sentido de que la descripción de la cualidad o calidad no es directa, sino que más bien se recurre a fórmulas sugestivas, que bien podrían calificarse como una forma de publicidad en sí mismas; evocan ciertas características, pero de manera más disimulada. Igualmente, no está permitido su registro.

Ejemplo

BABY DRY (pañales) (Sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea de 20 de septiembre de 2001)

Ahora bien, el hecho de que solicitudes de marcas de este tipo hayan sido denegadas, no implica que, en la práctica, y aun habiéndose rechazado su registro, no se utilicen. Lo que sucede es que esa utilización no estará protegida por la ley.

4. ¿La marca utiliza signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios que deseo proteger?

Un ejemplo de este tipo de signos sería el término Broker, para el área de intermediación financiera.

5. ¿Podría mi marca ser contraria a la ley, al orden público o las buenas costumbres?

Estos criterios responden a un carácter objetivo (porque existe una ley que no permita el registro de un signo determinado) o a criterios relacionados con directrices sociales, políticas y jurídicas imperantes en un tiempo y lugar determinado.

Ejemplo:

Otros ejemplos:

Ejemplo de prohibiciones para el registro de una marca, por ser contraria al orden público sería la solicitud para “Secreto de Separadas Viciosas” (Nº 2.646.823).

Y como ejemplo de marcas contrarias a las buenas costumbres, tenemos por ejemplo el caso de la marca “Sudaca” para bebidas alcohólicas, que fue denegada por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).

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Será el propio sentido común el que normalmente nos indique si hay algún término o signo ofensivo o que pueda resultar lesivo para estos intereses.

Todos los signos que puedan relacionarse con sexismo, violencia, racismo, etc., entrarán en esta clase de prohibiciones.

6. ¿Tiene mi marca naturaleza engañosa?

Los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, se consideran engañosos, y su registro por lo tanto podría ser denegado.

En este caso, la naturaleza engañosa se examina directamente en relación con los bienes o servicios que se pretenden distinguir.

La marca engañosa produce una desorientación o confusión en el público en relación a aspectos propios de los productos o servicios que se distinguen con esa marca, generándose en el público unas expectativas determinadas.

Ejemplo:

Un ejemplo real de marca engañosa y denegada es “Garnacha de Ateca”, ya que se pretendían identificar con esa marca diferentes bebidas alcohólicas, no todas necesariamente realizadas con la uva variedad garnacha.

Podemos ver en este caso que existía la posibilidad de engaño en relación con la calidad del producto, ya que en el público se alojaría la legítima expectativa de que todos los productos de la marca se realizasen con esa variedad de uva, cuestión que no era verdadera.

7. ¿Utiliza mi marca signos oficiales o términos extranjeros u otros signos de interés público?

El escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas tanto de España como de sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales no pueden ser registrados como marcas, dado el alto interés público que radica en este tipo de símbolos, salvo autorización expresa.

La prohibición de registro alcanza la reproducción e imitación de escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión de París (y de todos los Miembros de la OMC).

Ejemplos:

Ejemplos de denegación de marcas por estos conceptos serían:

• Marca nº 3.932.118 por similitud con elemento gráfico de bandera canadiense.

• La marca “EURO €” por reproducción de un símbolo de interés público.

En cuanto a los términos extranjeros, estos pueden utilizarse, pero habrá restricción para el registro en el caso de que dicho término sea identificable por el público consumidor por ser un término de uso masivo o por no tener un equivalente en el idioma español.

De esta forma, dicho término se habrá generalizado y por lo tanto no podrá cumplir con la función de distinguir un bien o un servicio respecto de los de la competencia.

8. ¿Es mi marca tridimensional?

Sólo como adelanto, se puede indicar que:

Sin embargo, para el registro de este tipo de marcas se necesita cumplir una condición fundamental: que el público consumidor identifique la forma como una marca.

¿Cuándo hay prohibición de registro de una marca tridimensional? Entre otros casos, tenemos los siguientes ejemplos de prohibiciones:

• Cuando la forma viene impuesta por la naturaleza del propio producto, y esa forma es genérica y necesaria para ese producto.

Ejemplo:

Ejemplo real de denegación de solicitud de registro es una marca gráfica representativa de las diferentes vistas de unas gafas (para proteger al producto gafas) o

• Cuando la forma de un producto es necesaria para obtener un resultado técnico.

Una marca es renovable indefinidamente, en cambio una patente no.

En muchas ocasiones se pretende prolongar artificialmente la vida de las patentes registrando determinadas invenciones como una marca tridimensional.

A este respecto se ha señalado que: “La finalidad de la prohibición absoluta en este caso es evitar que los particulares utilicen el registro de una marca para prolongar su exclusiva sobre creaciones técnicas” (caso de los tres cabezales Philipshave de Philips As c-299/99).

¿Entonces cómo es que de hecho son utilizados?

Puede haber dos respuestas a esta cuestión.

Primero, puede que ese término no sea una marca registrada. Efectivamente, no todo lo que vemos y que identifica a un bien o un servicio está registrado como marca.

Por lo tanto, no es un criterio fiable el fijarse en lo que hacen los demás.

Segundo. Es posible que la OEPM haya dado acceso al registro a signos que aparentemente no podían ser registrados como marca.

Puede haber varias razones para ello.

Una de esas razones puede ser que el criterio aplicado para examinar el signo no esté ajustado a la ley.

Esto pasa en todo orden de cosas, sucede constantemente a los jueces (por eso existen los recursos), a la administración en sus procedimientos, etc.

No debemos olvidar que la ley es aplicada por personas y que los criterios e interpretaciones pueden variar, sin perjuicio de que quien se sienta lesionado pueda hacer las alegaciones que estime oportunas.

Otra razón. La marca se valora por la impresión de conjunto que los destinatarios perciban del signo.

Si el signo incorpora, por ejemplo, un término genérico, pero además otra palabra singular (por ejemplo, por ser inventada) y además se acompaña de un gráfico, para el usuario destacarán esos otros elementos, quedando el término genérico en un segundo plano.

La marca logra la distintividad requerida, lo cual configura una excepción que posibilita el registro.

Como habrás visto, las prohibiciones absolutas para registrar una marca que hemos revisado, se relacionan de una u otra forma con la capacidad distintiva de la marca.

Por ello, si logramos añadir otro signo que destaque especialmente y que posea suficiente entidad (como una palabra singular o un gráfico), ese registro podría ser procedente.

Cada marca es un mundo, por eso es importante el análisis caso a caso.

Todo esto nos lleva a concluir que en materia de registros, como en casi todo en la vida, no hay sólo blancos y negros, sino que, al contrario, hay muchísimos matices.

Es por ello que la asesoría en estos temas es muy importante, especialmente cuando trabajamos en la creación de marcas para terceros.

Si este artículo te ha resultado interesante, te invito a ver este otro artículo, donde analizamos las prohibiciones relativas para registrar una marca. Aquí te dejo el enlace:

¡Hasta la próxima!